法治周末記者 宋媛媛

“老字號(hào)”承載著悠久的歷史文化記憶，其世代傳承的獨(dú)特產(chǎn)品、精湛的技藝以及服務(wù)理念，取得了社會(huì)的廣泛認(rèn)同和良好的商業(yè)信譽(yù)，是中華民族傳統(tǒng)文化的寶貴財(cái)富。不僅如此，“老字號(hào)”還蘊(yùn)藏著創(chuàng)業(yè)與守業(yè)的傳奇故事。

然而，在現(xiàn)代商業(yè)沖擊下，不少“老字號(hào)”品牌屢屢陷入商標(biāo)糾紛，有的甚至因此退出市場(chǎng)。

如何保護(hù)好“老字號(hào)”這張歷史“活名片”？4月23日，北京市西城區(qū)人民法院召開涉“老字號(hào)”商標(biāo)侵權(quán)案件典型案例新聞通報(bào)會(huì)，針對(duì)“老字號(hào)”權(quán)利主體意識(shí)不清晰、權(quán)利邊界掌握不準(zhǔn)確、歷史傳承存證不完善、侵權(quán)賠償舉證不充分等問題解讀典型案例。

權(quán)利主體不準(zhǔn)確

越權(quán)起訴難獲賠

“‘老字號(hào)’企業(yè)普遍經(jīng)過歷史變遷，分合集散，最終可能形成多個(gè)主體。因此，在‘老字號(hào)’商標(biāo)侵權(quán)案件中，判定‘老字號(hào)’的權(quán)屬，必須考慮其主體之間的關(guān)聯(lián)和發(fā)展歷史，明晰法律上的權(quán)利主體才能實(shí)現(xiàn)最終的訴訟目的?！蔽鞒欠ㄔ好袼耐ネラL王輝在新聞通報(bào)會(huì)上指出。

西城法院公布的典型案例顯示，A集團(tuán)公司是“老莫”文字的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人，莫斯科面包坊公司為該集團(tuán)旗下分公司，另一分公司莫斯科餐廳制作的俄氏面包、糕點(diǎn)自1954年以來一直作為招牌餐品，一般被稱作“老莫”。某日，A集團(tuán)公司發(fā)現(xiàn)B公司在其經(jīng)營場(chǎng)所內(nèi)銷售面包，面包柜臺(tái)展牌、產(chǎn)品價(jià)簽、包裝袋均印有“莫斯科面包坊”“北京老莫餐飲管理有限公司出品”等文字標(biāo)識(shí)，A集團(tuán)公司認(rèn)為B公司的行為侵犯了自己的商標(biāo)權(quán)和其分公司的字號(hào)權(quán)，遂將其訴至法院，要求B公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，“莫斯科面包坊”文字標(biāo)識(shí)為原告分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)名稱，在分支機(jī)構(gòu)具備獨(dú)立訴訟主體資格的情況下，相應(yīng)權(quán)利應(yīng)由分支機(jī)構(gòu)主張，故A集團(tuán)公司認(rèn)為B公司的行為侵犯其字號(hào)權(quán)，缺乏依據(jù)，最終法院僅對(duì)其“老莫”商標(biāo)權(quán)部分主張予以支持。

商標(biāo)使用需規(guī)范

濫用“簡稱”亦侵權(quán)

有些商家為了吸引顧客，注冊(cè)與“老字號(hào)”相近的商標(biāo)，又在經(jīng)營過程中濫用“簡稱”。然而，這種打擦邊球的“招數(shù)”卻難逃侵權(quán)責(zé)任。

西城法院公布的典型案例顯示，張先生是“合義齋”的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人，某日，張先生發(fā)現(xiàn)一家名為“華天合義齋”的飯店在招牌、菜單、餐具、店堂告示中突出使用“合義齋”3個(gè)字。張先生認(rèn)為該飯店未經(jīng)許可，擅自使用“合義齋”商標(biāo)的行為，侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，故訴至法院，請(qǐng)求判令該飯店停止侵權(quán)，并賠償其經(jīng)濟(jì)損失。而被告飯店認(rèn)為其使用的是注冊(cè)商標(biāo)“華天合義齋”，該商標(biāo)為案外人某公司的注冊(cè)商標(biāo)，被告飯店是經(jīng)案外人某公司的許可使用該商標(biāo)的，未侵犯原告的商標(biāo)權(quán)。

法院認(rèn)為，商標(biāo)法明確規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的、近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，都屬于侵權(quán)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。因此，無論是超范圍還是不規(guī)范使用商標(biāo)，均有可能進(jìn)入其他商標(biāo)的權(quán)利范圍，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。本案例中，雖然“合義齋”和“華天合義齋”均在第43類餐館、飯店上獲準(zhǔn)注冊(cè)，但兩枚商標(biāo)分屬不同權(quán)利人，“華天合義齋”不能簡稱為“合義齋”，否則將進(jìn)入他人商標(biāo)權(quán)“領(lǐng)地”。因此，法院認(rèn)定被告在其牌匾上使用“華天合義齋”，屬于對(duì)其商標(biāo)權(quán)的行使，并未侵犯原告商標(biāo)權(quán)；而其在菜單、餐具、店堂告示中使用“合義齋”，屬于不規(guī)范使用，此種使用行為進(jìn)入了原告的“合義齋”商標(biāo)權(quán)范圍，侵害了原告的商標(biāo)專用權(quán)，故判決被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用共計(jì)8萬元。

“知名”仍需多舉證

侵權(quán)損害易考量

如今，市場(chǎng)上很多“老字號(hào)”品牌均遭到不同程度的侵襲。然而，在對(duì)簿公堂時(shí)，如果“老字號(hào)”不能積極舉證，則難以得到有力保護(hù)。

西城法院公布的典型案例顯示，某墨業(yè)公司是“一得閣”商標(biāo)的注冊(cè)人，2016年3月30日，某墨業(yè)公司在林先生的經(jīng)營場(chǎng)所公證購買了墨汁5件。該墨汁外包裝上標(biāo)有“一得閣墨汁”等字樣。某墨業(yè)公司認(rèn)為，林先生未經(jīng)許可，擅自使用“一得閣”商標(biāo)，侵犯了自己的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，故訴至法院請(qǐng)求判令林先生停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失5萬元。林先生辯稱，墨汁不是被告生產(chǎn)的，被告只是銷售者，原告主張的賠償金額過高，缺乏法律依據(jù)。

該案例中，原告在起訴時(shí)稱“一得閣”是“百年品牌”“知名品牌”，但并未提交證據(jù)證明其品牌知名度，在庭審質(zhì)證過程中經(jīng)法院詢問，仍未提交相關(guān)證據(jù)。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條第二款規(guī)定，人民法院在確定賠償數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮侵權(quán)行為的性質(zhì)、期間、后果，商標(biāo)的聲譽(yù)，商標(biāo)使用許可費(fèi)的數(shù)額，商標(biāo)使用許可的種類、時(shí)間、范圍及制止侵權(quán)行為的合理開支等因素。最終，法院認(rèn)定，林先生的行為構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)，但因原告舉證不力，結(jié)合在案證據(jù)，法院最終判決被告賠償原告5000元。

王輝指出，此案中，實(shí)際上，原告某墨業(yè)公司可以將其獲獎(jiǎng)證明、宣傳廣告支出等材料作為證據(jù)提交法院，對(duì)知名度事實(shí)予以進(jìn)一步證明，便于法官在酌情確定賠償數(shù)額時(shí)予以充分考量。司法實(shí)踐中，因不積極舉證導(dǎo)致侵權(quán)損害賠償額較低的情況時(shí)有出現(xiàn)，導(dǎo)致判罰不能充分發(fā)揮對(duì)侵權(quán)行為的震懾作用。

字號(hào)傳承均有功

在先使用不侵權(quán)

相對(duì)于一般商標(biāo)與字號(hào)的沖突，“老字號(hào)”商標(biāo)與字號(hào)的沖突最大特點(diǎn)是歷史因素的介入，那么歷史因素是否能作為將他人注冊(cè)商標(biāo)用作企業(yè)字號(hào)的正當(dāng)理由？

西城法院公布的案例顯示，原告馬先生是中華老字號(hào)小吃品牌“恩元居”第三代傳人。1956年，馬先生家人經(jīng)營的“恩元居”飯館經(jīng)公私合營，改造為“北京市恩元居餐廳”，系被告前身。2006年，馬先生以“恩元居”為企業(yè)名稱展開個(gè)體經(jīng)營并于2009年獲得“恩元居”相關(guān)商標(biāo)的專用權(quán)。2013年8月被告餐廳重新開張。馬先生認(rèn)為該餐廳在經(jīng)營場(chǎng)所廣泛使用“恩元居”字樣裝修、裝飾并在網(wǎng)絡(luò)宣傳中使用“老字號(hào)恩元居”的行為造成消費(fèi)者的混淆認(rèn)識(shí)，侵犯了馬先生對(duì)注冊(cè)商標(biāo)享有的專用權(quán)，遂訴至法院。餐廳辯稱，其前身系北京市宣武恩元居飯館，2005年其經(jīng)營場(chǎng)所被拆遷暫停營業(yè)，但餐廳從未被管理部門吊銷營業(yè)執(zhí)照，故請(qǐng)求駁回馬先生的訴訟請(qǐng)求。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，馬先生擁有的“恩元居”圖文商標(biāo)是建立在包括馬先生和被告餐廳在內(nèi)的諸多“恩元居”從業(yè)者向社會(huì)提供餐飲服務(wù)的基礎(chǔ)之上的?！岸髟印鄙虡?biāo)的影響力來源于包括馬先生、被告餐廳在內(nèi)的“恩元居”歷代經(jīng)營主體對(duì)“恩元居”商標(biāo)的持續(xù)使用。被告餐廳使用標(biāo)識(shí)的時(shí)間早于馬先生取得商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間，雖后來被告餐廳由于經(jīng)營場(chǎng)所被拆遷導(dǎo)致經(jīng)營處于不穩(wěn)定狀態(tài)，但餐廳營業(yè)執(zhí)照并未被吊銷，且餐廳于2013年在新址繼續(xù)開展經(jīng)營。被告餐廳的上述行為并不構(gòu)成使用“恩元居”標(biāo)識(shí)的中斷。馬先生無權(quán)禁止被告餐廳在原范圍內(nèi)繼續(xù)使用“恩元居”標(biāo)識(shí)。

“老字號(hào)”商標(biāo)權(quán)益

到底應(yīng)如何保護(hù)

在現(xiàn)代商業(yè)沖擊下，“老字號(hào)”商標(biāo)權(quán)益應(yīng)如何保護(hù)？西城法院民四庭法官黃秋平給出了四點(diǎn)建議。

一要及時(shí)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，提前進(jìn)行商標(biāo)布局。商標(biāo)注冊(cè)是商標(biāo)權(quán)最明晰的起點(diǎn)，盡早注冊(cè)既可防止他人搶注，亦可避免訴訟中的舉證難題。因此，“老字號(hào)”也應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)商標(biāo)保護(hù)意識(shí)，在及時(shí)注冊(cè)的基礎(chǔ)之上通過在相同或類似商品上注冊(cè)相互近似的商標(biāo)，或在已核定使用的商品之外的商品上注冊(cè)同一商標(biāo)的方法，防止“多足鼎立”市場(chǎng)格局的形成和賠償難以彌補(bǔ)實(shí)際損失情況的發(fā)生。對(duì)于已經(jīng)被搶注的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)從申請(qǐng)撤銷和主張無效的角度采取措施，積極向商標(biāo)行政管理部門提交證據(jù)。

二要使用商標(biāo)時(shí)應(yīng)“守界”。商標(biāo)保護(hù)的內(nèi)涵不僅包括保護(hù)自己的商標(biāo)權(quán)，防止他人踏入自己的“領(lǐng)地”，還要避免自己越界，踏入他人的商標(biāo)權(quán)“領(lǐng)地”，而招致侵權(quán)訴訟。“老字號(hào)”企業(yè)應(yīng)當(dāng)規(guī)范使用原有字號(hào)和商標(biāo)，盡量避免在相同相似類別的商品或服務(wù)上使用與他人相同或者近似的商標(biāo)。實(shí)際上，規(guī)范使用自有商標(biāo)也是提升商標(biāo)影響力的關(guān)鍵，如果使用了他人商標(biāo)，不僅可能構(gòu)成侵權(quán)，還可能為他人積累商譽(yù)，到頭來自有商標(biāo)商譽(yù)“一無所獲”。

三要提高存證意識(shí)和取證能力。商標(biāo)法規(guī)定，依據(jù)己方損失、對(duì)方獲利、許可使用費(fèi)倍數(shù)等方法確定賠償數(shù)額，并規(guī)定了懲罰性賠償。但侵權(quán)人通常會(huì)主張侵權(quán)數(shù)量極少、己方獲利較低、原告索賠數(shù)額過高。為防止“老字號(hào)”苦心積累的品牌效益被無償分享，甚至淹沒在山寨產(chǎn)品中，銷售數(shù)量、銷售利潤、銷售范圍、經(jīng)營場(chǎng)所分布、商標(biāo)許可費(fèi)用、商標(biāo)獲獎(jiǎng)記錄、馳名商標(biāo)保護(hù)記錄、侵權(quán)方的主觀意圖等因素均是法院確定賠償數(shù)額的重要依據(jù)。所以“老字號(hào)”企業(yè)還應(yīng)當(dāng)提高舉證意識(shí)，加強(qiáng)舉證能力，保留歷史發(fā)展、后期宣傳、營業(yè)數(shù)額等相關(guān)證據(jù)，以確保獲得有威懾力的賠償額，從根本上獲得完整保護(hù)。

四是，“老字號(hào)”多方權(quán)利人共存情況下，既要“守土”經(jīng)營，又要推陳出新。涉“老字號(hào)”商標(biāo)侵權(quán)案件審理強(qiáng)調(diào)在查清真實(shí)歷史淵源的基礎(chǔ)之上兼顧后期貢獻(xiàn)情況，實(shí)現(xiàn)利益平衡。在“老字號(hào)”存在多個(gè)權(quán)利人的情況下，未違背誠實(shí)信用原則的“老字號(hào)”商標(biāo)使用是合法的。司法裁判倡導(dǎo)有序競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者之間的包容性發(fā)展。因此，“老字號(hào)”特別是“共存老字號(hào)”在誠信經(jīng)營并已形成各自穩(wěn)定市場(chǎng)格局的情況下，不應(yīng)當(dāng)執(zhí)著于訴訟，可以在延續(xù)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)之上推陳出新，通過推出符合時(shí)代潮流的“聯(lián)名款”等方式方法，提前開展合理的商標(biāo)布局，將知名度拓展至新生代消費(fèi)主力軍之中，同時(shí)加大使用與善意共存企業(yè)的區(qū)別性標(biāo)識(shí)。